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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：卢宏
原标题：直接侵权是间接侵权成立的前提吗？ ----兼评西电捷通案
2017年3月22日，北京知识产权法院就西电捷通诉索尼专利侵权一案下达了一审判决，被告索尼公司停止侵害该专利权的涉案行为，并赔偿原告西电捷通公司总计910万元。笔者就本案做出以下评述。
关键词：西电捷通 直接侵权 间接侵权 方法专利
北京知识产权法院2017年3月22日作出（2015）京知民初字第1194号判决，判决被告索尼公司停止侵害该专利权的涉案行为，并赔偿原告西电捷通公司经济损失8629173元以及合理支出474194元，总计910万元。该案判决一出，即引起广泛关注，本案中有诸多亮点。首先是由北知院院长带队作为审判长组成五人大合议庭，合议庭成员都是是资深的知识产权法官；第二，该案涉及标准专利，而且是中国国内企业诉外国公司侵犯其专利权； 第三，该案判决要点有多方面的突破和发展，其中就涉及到关于间接侵权的适用问题。在评述本案之前，我们来回顾一下间接侵权的来由和发展。
说间接侵权，就不得不说美国的专利司法审判实践。因为间接侵权这个概念，完全是个从美国来的舶来品，在我国的专利法当中并没有这样一个概念。
美国专利法典第35章第271条规定了专利侵权的定义，特别是第271条a、b、c，三项。对应上述三种情况的侵权通常被命名为直接侵权、引诱侵权和帮助侵权。
为了分析方便，我们节选美国专利法的相关条文的原文。
a项的表述是：除本法另有规定外，在专利有效期内，任何人在美国境内未经许可制造、使用，许诺销售、销售任何专利保护的发明创造，或者是将受专利保护的发明创造进口到美国，则构成对该专利的侵权（whoever .....infringes the patent）。
b项的表述是：任何人积极地引诱一专利侵权(whoever ....induces infringement)，应当承担侵权者的责任。
c项的表述是：任何人将一个受专利保护的机器、制品、组合物的部件在美国境内许诺销售或者销售，或者是进口到美国，或者是用于实施专利方法的材料或装置的一个部件，而这个部件是构成了该发明的实质部分，同时知道该部件是专门被制造或者被使用在专利侵权中(in an infringement of such patent)，而该部件不是一个具有实质上非侵权用途的通用商品，这样的人应该作为帮助侵权者承担责任。
如果我们从文法上分析美国专利法关于侵权定义，我们可以得到如下的结论：
1.构成侵权的行为，是一个人实施了专利所保护的技术方案，才构成侵权，也就是说，这个侵权人实施了某项权利要求记载的包含所有技术特征的技术方案。
2.引诱侵权当中的引诱行为的结果导致一个直接侵权，因此，引诱侵权成立的前提条件是，有一个直接侵权行为的发生。
3. 关于帮助侵权，其定义当中，这样的帮助行为是指销售，或许诺销售了相关核心部件，而且帮助行为人知道，该部件是用于侵犯该专利产品，或用于实施该专利方法的关键部件，而且，该部件非一般商品，不能有其他非侵权的用途。这段话当中也明确说到上述销售或许诺销售行为的对象是用于专利侵权的。因此也如同上述的引诱侵权一样，帮助侵权成立的前提条件是有一个直接侵权。
在美国的司法实践当中，通常也将上述引诱侵权和帮助侵权，归纳为与第a款对应的另外一种侵权，即间接侵权。也就是说，在上述间接侵权的概念之下，只包括引诱侵权和帮助侵权，同时间接侵权成立的前提，都是有一个直接侵权的发生,或者说需要权利人能够证明在法域内有直接侵权行为发生。
回到中国关于专利侵权的法律规定，我们可以看到，中国专利法中并没有关于间接侵权的任何法律规定，而仅规定了直接侵权的行为。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释之二》中的第21条，对于明知有关产品是专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的，将该产品提供给他人实施侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为，属于侵权责任法第九条规定的，帮助他人实施侵权行为的，人民法院予以支持。该条第二款，还规定：明知有关产品，方法被授予专利权，未经专利权人许可为生产经营目的，积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。
从这两条规定的文字看出，很明显是对应美国专利法第271条c和b两款的规定，即规定了帮助侵权和引诱侵权的侵权人的责任。同时我们也可以看到，与美国早先判例法一样，引诱侵权和帮助侵权的成立是以被诱导人和被帮助人实施的直接侵权行为为前提的。与美国法相关条款不同的是在帮助侵权行为时，帮助人是“提供”给他人实施侵犯专利权的行为，而并未限定是销售或许诺销售，从这一点规定上讲，最高法院的司法解释似乎比美国专利法的规定提供了更宽泛的可能性。
上述两种情况，是我国学界和司法界通常认为的间接侵权行为。从该法律规定当中，我们也看到间接侵权是以直接侵权为前提条件的。
对于方法专利的侵权认定中，还会出现另一种特殊的情况，特别是当今互联网时代，使得方法的实施可以在多个主体和不同地点依次实施。在这多个主体中，往往还包括最终用户这一环。
在美国司法实践当中还发展出一种“分割的直接侵权”（divided infringement），该侵权行为是由两人或以上的人共同完成，例如被告实施了技术方案当中某些步骤, 而从总体上而言，多个人共同完成一个专利侵权行为，但是多个人的行为实质上是有主次的，或者说，所有人的行为可以归咎于其中的某一人，即本人—代理关系（principal-agent relationship）。最初这种“分割的直接侵权”的认定具有严格的限定，仅仅适用于两种情形 （1）当一方指导或控制（direct or control）另一方的行为；（2）两方形成联营关系时（BMC Res., Inc. v. Paymentech L.P., 498 F.3d 1373, 1379–81 (Fed. Cir. 2007) ）。关于“指导或控制”，联邦巡回法院认为应当遵从一般的替代责任（vicarious liability）原则，即当一方与另一方存在代理关系或合同关系时，一方应当作为直接侵权人承担相应的专利侵权责任（See BMC, 498 F.3d at 1380–81.）。
2015年，联邦巡回法院在Akamai案（Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Nos. (Fed. Cir. August 13, 2015)）中进一步发展了上述原则，认为在确定一方对另一方是否存在“指导或控制”时，如果能够证明一方（被控侵权方）能制约在侵权活动中的参与或通过另一方执行该方法专利的一个或多个步骤中获利，而且确立该执行的方式和时机，（when an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance），这样的情况下，另一方行为的结果应当由一方承担责任。
该案判决一出，即引起不小轰动，有人评述认为该案勾勒出对于单一实体未实施方法权利要求全部步骤时直接侵权认定的法律框架（http://www.linkedin.com/pulse/us-patentsvicarious-liability-direct-infringement-method-singh），以及引诱间接侵权并不需要以认定直接侵权为前提，这将有利于对涉及基于网络的平台或服务，包括在线零售、在线内容提供、在线银行或交易专利的保护。
同样，西电捷通案一出，即有人将此案类比为美国的 Akamai案（http://biaotianxia.com/article/3636.html），但笔者认为，两案并不完全类似。
本案中，作为方法类型的权利要求1限定的该方法包括7个步骤，其中步骤1、6由MT（移动终端）完成，步骤2、5由AP（无线接入点）完成，步骤3、4由AS（WAPI鉴别服务器）完成。在该方法所包括的7个步骤中，仅仅步骤1、步骤6是由移动终端MT一方来完成的，方法步骤中的其他步骤均非MT端完成，而是由AP、AS端完成。
移动端（手机）在出厂前，存在内部检测过程，被控侵权方购买了合法的设备，并用于检测移动端的WAPI 功能，在此行为中，应该说是由被控侵权方直接实施了专利方法，具备了直接侵权行为的行为要件，但此环节中的问题是检测设备正是原告方出售的。原告方主张其方法专利并不存在权利穷竭，而此点也得到法院支持。这是另一个问题。在本文中不做讨论。
本案中，首先可以判定的是对于被告单纯的制造、销售手机的行为，是不能构成直接侵权的。
同时，我国的侵权责任法中规定了共同侵权责任，但是共同侵权责任通常要求共同侵权人主观上具有共同过错时才成立。对于本案而言，MT AS AT各方很难认定具有共同的故意或过失，因此也不适合用共同侵权责任来规范。
本案中，当移动端（手机）出售以后，由于其手机中具有WAPI功能，因此，当用户开启此功能并接入具有WAPI功能的局域网时，则会自动完成专利方法所保护的过程。从这一过程可以看到，被告并没有参与到移动端使用时实施的专利方法的过程，被告方只是提供了一个实施该专利方法的设备即移动端。而整个专利方法也不是由移动端的用户独立完成，也就是说并没有直接侵权发生，况且，即使移动端用户实施了整个专利方法，也难谓是为“生产经营目的”。
因此，本案中被控侵权人的行为与Akamai案并不完全相同。 在Akamai案中被告方参与到专利方法中的其中某一步骤，而由第三人完成其他步骤，被告与第三人从整体上实施了专利方法。 而本案中对于被告出售具有WAPI功能的手机的行为，似乎更接近“诱导侵权”或者“帮助侵权”的模式，而不适合前叙的“分割的直接侵权”，因为，被告方并未参与到可能的“直接侵权”行为的实施过程中。本案的问题在于，用户（被帮助者）亦未实施直接侵权行为，而是其他方参与其中，共同实施了专利方法的所有步骤。
西电捷通案一审法院在此问题上超越了现有的法律规定。一审法院认为：“一般而言，间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提。但是，这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为，而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可，至于该用户是否要承担侵权责任，与间接侵权行为的成立无关”。
但是一审法院在说明本案中间接侵权不宜以直接侵权的认定为前提时，仅仅解释为“因为在一些使用方法专利中，实现全面覆盖涉案专利权要求技术特征的主体多为用户，而用户因其非生产经营目的不构成专利侵权，此时如果机械适用“间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提”，将导致涉及用户的使用方法专利不能获得法律保护，有违专利法针对此类使用方法授予专利权制度的初衷”。实际上，本案中不能确定直接侵权行为，还不仅仅在于是否为“生产经营目的”，而在于并没有一个直接侵权的主体。本案中，用户也不是实施专利保护方法中各步骤的唯一行为人。
笔者理解一审法院的观点可以理解为：1、原告不需要证明直接侵权行为的发生，只需要证明被告提供的产品在后续使用过程中，能完成专利方法所有的步骤，即使这些步骤不是由被控侵权产品单独完成；2、即使后续的覆盖专利方法所有步骤的行为不构成直接侵权（该用户不需要承担侵权责任），也不影响对间接侵权（帮助侵权或者引诱侵权）的认定。
因此，本案一审法院认为间接侵权不宜以直接侵权的认定为前提，实际上已经走出了两步之远，不但不需要“专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为”，而且即使没有直接侵权行为被认定的可能，也不妨碍间接侵权的认定。
如果此规则能被后续的上诉法院，甚至最高院认可的话，中国的专利侵权判定规则将有重大突破。
值得注意的是，美国最高法院于2014年6月2日发出了Akamai案的判决，其中并没有对CAFC关于多方参与的直接侵权行为的认定规则提出异议，但是认为不应当在没有确定直接侵权的前提下，认定引诱间接侵权的成立。联邦巡回法院因担心可能的侵权人为了规避侵权责任，将方法专利中的多个步骤分割为不同的行为人实施，从而逃避侵权责任的情形，但美国最高院认为“为了避免上述结果的愿望不能使这种从根本上改变专利法明确规定的引诱侵权责任规则的做法合法化（a desire to avoid this consequence does not justify fundamentally altering the rules of inducement liability clearly required by the Patent Act’s text and structure）”。
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作者：卢宏
编辑：IPRdaily 赵珍 / 校对：IPRdaily 纵横君返回搜狐，查看更多
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